29 maart 2009
Rechtbank Noord-Holland – uitspraak

Eisers gebruiken de domeinnaam www.theorieshop.nl voor hun onderneming. Deze onderneming wordt gedreven onder de handelsnaam Theorieshop.nl (let op de extra ‘.nl’).

Gedaagde gebruikt o.a. de domeinnaam www.theorie-winkel.nl.

Het zal u niet verbazen dat beide partijen theorielessen verkopen. Dat is echter precies het probleem van deze zaak.

De rechter oordeelt als volgt:

4.8. Voorop gesteld wordt dat zuiver beschrijvende elementen niet door middel van handelsnamen mogen worden gemonopoliseerd. Hoewel de woorden ‘theorie’ en ‘shop’ op zichzelf beschrijvend zijn, is de combinatie ervan in de gebruikte aanduiding ‘theorieshop’ niet (louter) beschrijvend. Anders dan [gedaagde] heeft betoogd, is onvoldoende aannemelijk geworden dat de aanduiding ‘theorieshop’ voor een handel in lesboeken voor het theorie-examen […] op vergelijkbare wijze is ingeburgerd als bijvoorbeeld de aanduiding ‘kledingwinkel’ voor een winkel waar kleding wordt verkocht. Daarom kan niet gezegd worden dat de aanduiding ‘theorieshop’ voor het in aanmerking komend publiek geen onderscheidend vermogen bezit. Weliswaar bevat de naam ‘theorieshop’ een element dat verwijst naar de activiteit van de onderneming van [eisers], maar dat element is naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet zodanig beschrijvend dat de handelsnaam Theorieshop of de daarmee overeenstemmende domeinnaam theorieshop.nl geen bescherming zou toekomen. […]

Tot hier ben ik het geheel met de rechter eens. Dan oordeelt de rechter echter als volgt:

[…] Hooguit kan worden gezegd dat de aanduiding ‘theorieshop’ in de handels- en domeinnaam van [eisers] een associatie oproept met de door [eisers] (en [gedaagde]) verhandelde producten. Het desbetreffende verweer van [gedaagde] dient dan ook te worden verworpen.

Het oordeel van de rechter dat ’theorieshop’ hooguit (nog) een associatie oproept met het verhandelde product, is mijns inzien grove understatement. Eisers hebben simpelweg de twee meest beschrijvende woorden van de betreffende markt samengevoegd tot een handelsnaam. Theorieshop is m.i. nog steeds zeer beschrijvend en het is eenieder volstrekt duidelijk dat er theorielessen worden verhandeld. Er dient ervoor te worden gewaakt dat men niet via een simpele samenvoeging alsnog volledig beschrijvende woorden monopoliseert.

Vervolgens vergelijkt de rechter beide handelsnamen:

4.9. […] Beide namen bestaan uit enerzijds het woord ‘theorie’ en anderzijds uit het woord ‘shop’ dan wel het in betekenis daarmee geheel overeenstemmende woord ‘winkel’. Het in toenemende mate voorkomen van woorden uit de Engelse taal in de Nederlandse taal, heeft ertoe geleid dat de woorden ‘shop’ en ‘winkel’ – met name op internet (zijnde het belangrijkste verkoopmedium van [eisers] en [gedaagde]) – door de gemiddelde consument in het Nederlands spraakgebruik als synoniemen zullen worden gezien. Daarom moet geoordeeld worden dat de handelsnamen van partijen in aanzienlijke mate met elkaar overeenstemmen.

Dat het gedaagde – net als eisers – vrij moet staan het woord ’theorie’ te gebruiken, lijkt de rechter impliciet aan te nemen. Het is jammer dat de rechter hier niet expliciet over oordeelt. Wanneer eisers (middels een simpele samenvoeging) het woord ’theorie’ zouden kunnen monopoliseren, zou dit tot een onoverkomelijk marktvoordeel leiden.

Voorts vergelijkt de rechter de woorden ‘shop’ en ‘winkel’. De betekenis van ‘shop’ en ‘winkel’ is inderdaad dezelfde. Echter, optisch en auditief stemmen ‘shop’ en ‘winkel’ geenszins overeen. (Ja, deze vergelijking komt uit het merkenrecht, maar kan m.i. prima worden toegepast in het handelsnaamrecht) Hier gaat de rechter – onterecht – aan voorbij. Bij een volledige vergelijking is de uitslag 2 tegen 1, en lijken ‘shop’ en ‘winkel’ voornamelijk niet op elkaar.

Dan komt de rechter terug op de associatie (met het verhandelde product, veroorzaakt door de beschrijvende woorden):

4.11 […] De hiervoor onder 4.8 genoemde associatie zal de handelsnaam Theorieshop voor [eisers] waardevol doen zijn. Om diezelfde reden zal het voor [gedaagde] aantrekkelijk zijn een handelsnaam te voeren die die associatie eveneens oproept. […] in welk geval [gedaagde] ongerechtvaardigd voordeel zou trekken uit de bekendheid die [eisers] als marktleider en houder van een handelsnaam die een voor het soort onderneming dat beide partijen voeren waardevolle associatie opwekt, heeft. […]

Het klopt dat een associatie met het verhandelde product waardevol is. De rechter lijkt deze waarde echter als indicatie vóór bescherming te zien. Onbegrijpelijk! De waardevolle associatie komt niet door (reclame)investeringen van eisers, maar omdat ’theorieshop’ bestaat uit de twee meest beschrijvende woorden van de betreffende markt. Deze dienen door hun intrinsieke waarde juist gevrijwaard te blijven van monopolisering. De (waarde van de) associatie is dus een contra-indicatie voor bescherming.

Dan oordeelt de rechter als volgt:

4.11 […] Bij dit alles komt dat [gedaagde] bij het vinden van een nieuwe handelsnaam voor haar onderneming eenvoudig een geheel andere keuze had kunnen maken.

Ook deze conclusie is incorrect. Eisers hebben de twee meest beschrijvende woorden samengevoegd tot hun handelsnaam. Hierdoor genieten zij gratis een groot (markt)voordeel. Om niet achter te blijven in de markt kan gedaagde juist geen ‘geheel andere keuze’ maken, maar is gedwongen óók een handelsnaam op te bouwen uit beschrijvende woorden (van de betreffende markt). In casu is het woord ’theorie’ zó waardevol dat het gedaagde dit wel moet opnemen om überhaupt te kunnen concurreren. Dit neemt de rechter gelukkig aan (wel helaas slechts impliciet). Het vervolgens toevoegen van een beschrijvend woord welke aangeeft wat er precies met het product moet gebeuren (huren, kopen, leasen), moet m.i. hetzelfde lot derven. De uiterst waardevolle (want beschrijvende) samenvoeging ’theorieshop’ verdient door die gratis waarde juist nauwelijks bescherming. Die moet iedere marktdeelnemer zeer dicht kunnen naderen, want is daartoe welhaast verplicht.

Resumerend:

  • Theorieshop wekt niet slechts hooguit nog een associatie op (met het product), maar is nog steeds zeer beschrijvend. Het is domweg een samenvoeging van de 2 meest beschrijvende (dus meest waardevolle) woorden van de betreffende markt.
  • Gedaagde kon niet een geheel andere keuze maken, want is in het kader van een gezonde concurrentie welhaast gedwongen om voor de hand liggende beschrijvende woorden te gebruiken, indien anderen in de markt dit ook doen.
  • Gedaagde heeft reeds genoegzaam afstand genomen van eiser, want ‘-winkel’ wijkt af van ‘shop’ (zie uitslag hierboven; 2 tegen 1).