Categorie: Merkenrecht

Zaak: Merci en Bedankt identieke tekens (2.20.4 bvie)

Geen merkrecht op vormen die technisch bepaald zijn

19-12-2017
Hof Amsterdam – uitspraak

Het hof is met de rechtbank Amsterdam [IEF 14511] van oordeel dat alle wezenlijke elementen van het stazakje technisch bepaald zijn, zodat het vormmerk nietig is. Mede door het voorgaande faalt een beroep op slaafse nabootsing. Het betreft immers kenmerken die noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen. Tevens wijst het hof op de prominent in beeld gebrachte merknaam op het zakje van Riha.

Post-sale confusion (Arsenal/Reed)

Vaak wordt er in rechtszaken aangevoerd dat het publiek niet daadwerkelijk in verwarring zal raken, omdat de originele merkproducten enkel via exclusieve en dure verkoopkanalen worden verkocht.

In de zaak Arsenal/Reed verkocht Matthew Reed buiten het stadion sjaals met het woord ‘Arsenal’ erop, maar die niet van Arsenal afkomstig waren. Arsenal heeft echter voor het woord ‘Arsenal’ een merkinschrijving. Reed had echter het volgende bord in z’n kraampje hangen:

Het woord of het/de logo(‘s) op de te koop aangeboden waren dienen enkel ter versiering van deze waren en wijzen niet op enige connectie of relatie met de producenten of distributeurs van enig ander product; enkel producten voorzien van het officiële Arsenal-label zijn officiële Arsenal-waren.”

Hierdoor lijkt er voor de bezoekers van het kraampje geen enkele verwarring te bestaan. Die weten dat ze geen ‘echte’ Arsenaal-sjaal kopen. (Ook verkocht Reed af en toe sjaals die hij bij Arsenal had gekocht. Deze lagen apart en waren uiteraard duurder.)

Het Europese Hof van Justitie oordeelde in 2002 als volgt.

Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door het bericht aan de kraam van Reed, dat de betrokken producten geen officiële waren van Arsenal FC zijn (zie punt 17 van het onderhavige arrest). Gesteld al dat een derde in een procedure wegens merkinbreuk een dergelijk bericht als verweer zou kunnen aanvoeren, dient immers te worden vastgesteld dat in casu niet kan worden uitgesloten dat bepaalde consumenten, met name wanneer de waren hun worden getoond nadat zij door Reed zijn verkocht en de kraam met dit bericht hebben verlaten, in het teken een aanwijzing zien dat de waren afkomstig zijn van Arsenal FC.

Dit wordt wel de leer van de post-sale confusion genoemd.


Op 18 april 2013 werd deze leer nog bevestigd door de rechtbank ‘s-Gravenhage in een kort geding tussen Louboutin en Van Haren.

Dat niet te verwachten is dat potentiële kopers zich zullen vergissen (omdat de schoenen van Louboutin slechts bij een beperkt aantal exclusieve winkels verkrijgbaar zijn voor een prijs die niet vergelijkbaar is met die van de schoenen van Van Haren) doet daaraan niet af. Ook door het zien van anderen met hooggehakte damesschoenen met rode zolen kan sprake zijn van merkenrechtelijk relevante verwarring (de zogenoemde “post-sale confusion”) als men aan de rode zool een Louboutin-schoen meent te herkennen terwijl sprake is van een Van Haren-schoen.

rechtspraak.nl – boek9

Geen vormmerk voor vormen; die worden bepaald door de aard van de waar en/of wezenlijke waarde aan de waar geven

Vormmerk Tripp Trapp stoel

Rechtbank Den Haag 4/10/2000
Vordering tot nietigverklaring toegewezen

Hof 13/10/2005, 17/11/2009 en 31/5/2011

Het Haagse Hof achtte het vormmerk van de Tripp Trapp stoel nietig wegens een combinatie ‘wezenlijke waarde’ en ‘aard van de waar’.

Hierop volgde cassatie waarbij de Hoge Raad uitleg vroeg aan het HvJ EU.

12/4/2013
Hoge Raad – uitspraak

18/9/2014
Hof van Justitie EU – uitspraak

1) Artikel 3, lid 1, sub e, eerste streepje, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd dat de in deze bepaling vastgestelde grond voor weigering van inschrijving van toepassing kan zijn op een teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm van een waar waarbij één of meerdere wezenlijke gebruikskenmerken aanwezig zijn die inherent zijn aan de generieke functie of functies van deze waar en waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt.

2) Artikel 3, lid 1, sub e, derde streepje, van de Eerste richtlijn (89/104) moet aldus worden uitgelegd dat de in deze bepaling vastgestelde grond voor weigering van inschrijving van toepassing kan zijn op een teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm van een waar met verschillende kenmerken die aan de waar verschillende wezenlijke waarden kunnen geven. De perceptie van de vorm van de waar door het doelpubliek is slechts één van de elementen bij de beoordeling of de betrokken weigeringsgrond van toepassing is.

3) Artikel 3, lid 1, sub e, van de Eerste richtlijn (89/104) moet aldus worden uitgelegd dat de in het eerste en het derde streepje van deze bepaling vermelde gronden voor weigering van inschrijving niet gecombineerd kunnen worden toegepast.

Beschermde oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen ex verordening 1234/2007 kunnen niet worden aangevuld door nationaal recht

14 september 2017
Hof van Justitie EU
uitspraak

In oktober 2016 vroeg Bruichladdich het gemeenschapmerk ‘PORT CHARLOTTE’ aan (ex Vo. 207/2009) in cat. 33 (Alcoholhoudende dranken). In oktober 2007 werd het ingeschreven en gepubliceerd.

Het IVDP

De Kamer van Beroep pastte het Portugese recht niet toe.

Het Gerecht oordeelde dat het Portugese recht onterecht niet was toegepast.

Winkelindeling merkenrechtelijk beschermd (Apple)

Bij merken denkt men doorgaans in eerste instantie aan woorden zoals ‘Marlboro’. Hiernaast zijn er ook beeldmerken zoals de krokodil van Lacoste.

Er bestaan echter ook vormmerken zoals het aapje aan de tas van Kipling. Wanneer men een tas met een aapje eraan ziet, gaat men ervan uit dat het (redelijk) goede tas is. Er hoeft dan eigenlijk niet eens ‘Kipling’ op te staan. Het aapje is het merk.

Nu is het dus blijkbaar mogelijk een gehele winkelindeling te monopoliseren.

Nu zou men nog kunnen hopen dat het andere winkels enkel verboden is om de Apple-indeling exáct na te maken.

Probleem is echter dat het merkenrecht ook bescherming biedt tegen ‘tekens’ (in casu winkelindelingen) welke overeenstemmen met het merk. Zo kon Puma het teken van Sabel laten verbieden.

Bekende merken genieten zelfs nóg meer bescherming. Deze kunnen ook opkomen tegen tekens welke “onrechtvaardig voordeel trekken” door bij het bekende merk aan te haken. Zo kon L’oreall (links) het volgende van Bellure laten verbieden.

Gelukkig zijn er uitzonderingen

Het merkenrecht verleent géén bescherming aan het volgende.

Evenwel kunnen niet als merken worden beschouwd tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, die een wezenlijke waarde aan de waar geeft of die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.

Ten aanzien van de door Apple gedeponeerde winkelindeling valt er m.i. veel onder de uitzondering ‘bepaald door de aard van de waar’. De ‘waar’ betreft in casu een winkel.

Winkels hebben doorgaans:

  • Tafels om de producten op uit te stallen.
  • Heldere verlichting de producten goed te zien zijn.
  • Grote ramen zodat de producten van buitenaf goed te zien zijn om klanten de winkel in te lokken.

3 strepen beeldmerk (van Adidas) wint het van 2 strepen broek van H&M

Adidas vs H&M

Het Hof ‘s-Hertogenbosch erkent dat het 3-strepen beeldmerk algemeen bekend is, maar ziet ook een vrijhoudingsbehoefte van strepen in de mode.

Het wil tegelijkertijd niet zeggen dat de beschermingsomvang van het beeldmerk zich daardoor mede is gaan uitstrekken over andere streepmotieven. Strepen en eenvoudige streepmotieven zijn naar hun aard tekens die zich niet lenen voor een dergelijke in de breedte uitwaaierende monopolisering, strepen en eenvoudige streepmotieven zijn naar het oordeel van het hof algemeen gangbaar en dienen daarom ook voor derden beschikbaar te zijn, ook wanneer één bepaald streepmotief zich heeft weten op te werken tot een algemeen bekend merk met grote onderscheidende kracht.

De Hoge Raad vraagt voorts aan het Hof van Justitie of wel rekening mag worden gehouden met een vrijhoudingsbehoefte. Het HvJ EU antwoord van niet. De Hoge Raad verwijst de zaak naar het Hof Arnhem-Leeuwarden. Die zijn er dan al snel uit. De 2 strepen zijn overeenstemmend, veroorzaken verwarring en doen afbreuk aan het onderscheidend vermogen van de 3 strepen.

Mening

Duidelijk is dat het 3-strepen beeldmerk zeer bekend is. Als er 3 strepen langs de zijkant van een trainingsbroek lopen, dan beschouwt men dat als een goede broek van € 50 tot € 100. Het woord ‘adidas’ of het ‘adidas blaadje’ hoeft er dan niet eens op te staan. De 3 strepen zélf zijn namelijk al het merk en verwijzen naar de Adidas fabriek.

Probleem is wel dat men in de mode geregeld gebruik maakt van strepen. M.i. had het Hof Den Bosch het bij het juiste eind dat . Volgens het Europese Hof van Justitie mag echter geen rekening gehouden worden met een vrijhoudingsbehoefte.


5 strepen van K-Swiss?

Dit 5-strepen beeldmerk voor schoenen is op moment van schrijven geregistreerd:

004753489
006810725

Echter, het onderstaand beeldmerk voor schoenen mocht van het Gerecht van eerste aanleg niet.


Het Gerecht geeft aan dat het beeldmerk bestaat uit de “2-dimensionale representatie van de vorm van een schoen met 5 parallelle strepen op de zijkant”. Omdat het 5-strepen-teken niet kan worden losgemaakt van de aangeduide producten, met name schoenen, is het niet te onderscheiden van het uiterlijk van de aangeduide producten.
Het Gerecht geeft twee vereisten. 1. Het

Het Gerecht haalt het Board of Appeal welke aangeeft dat andere tekens op zijkanten van schoenen aanvankelijk geen onderscheidend vermogen hadden, maar deze door intensief gebruiken hebben verkregen.

http://ipkitten.blogspot.nl/2014/06/five-stripes-and-youre-out-gc-on.html
http://ipkitten.blogspot.nl/2015/12/general-court-rejects-5-stripes-shoe.html

Merkregistratie te kwader trouw (merkdepot ter kwade trouw, porsche)

Een man uit Schiedam besloot op enig moment om het merk Porsche te registreren voor categorieën waar Porsche niet had geregistreerd.

Om dit probleem te begrijpen dient men te beseffen dat merknamen altijd voor specifieke categorieën worden geregistreerd/gedeponeerd. Zo kunnen er prima naast elkaar het merk Ajax voor schoonmaakmiddelen als voor branfblussers bestaan.

Algemene woorden in merknamen (beschrijvende merken)

Geregeld komt de vraag voorbij “Hoe kan Apple nou het woord voor appel monopoliseren?”. Dat is een goede vraag die wat uitleg behoeft.

Ten eerste is het belangrijk te beseffen dat een merk altijd slechts voor bepaalde categorieën wordt geregistreerd. Zo kan de Ajax brandblusser prima bestaan naast het Ajax schoonmaakmiddel.

Hiernaast is de naam ‘Apple’ voor computers niet beschrijvend. Hieronder enkele voorbeelden

Bestuurdersaansprakelijkheid (externe)

23-11-2012
Hoge Raad – uitspraak

3.4.1 Mede blijkens de schriftelijke toelichting beroept het middel zich ter ondersteuning van voormelde klachten op de in de rechtspraak van de Hoge Raad – in het bijzonder wordt vermeld HR 8 december 2006, LJN AZ0758, NJ 2006/659 (Ontvanger/[…]) – ontwikkelde criteria voor de aansprakelijkheid van bestuurders van vennootschappen jegens derden.

De bedoelde rechtspraak en genoemd arrest zien op een eventuele aansprakelijkheid van de bestuurder in een situatie waarin een schuldeiser van de vennootschap wordt benadeeld door het onbetaald en onverhaalbaar blijven van diens vordering op de vennootschap, ingeval de bestuurder (i) namens de vennootschap een verbintenis is aangegaan dan wel (ii) heeft bewerkstelligd of toegelaten dat de vennootschap haar wettelijke of contractuele verplichtingen niet nakomt. In deze gevallen is voor aansprakelijkheid van de bestuurder vereist dat hem (persoonlijk) een voldoende ernstig verwijt kan worden gemaakt.

Eenzelfde maatstaf is op zijn plaats bij beantwoording van de vraag of een bestuurder aansprakelijk is voor onrechtmatig handelen van de vennootschap. Ook daarvoor kan de bestuurder slechts (naast de vennootschap) persoonlijk aansprakelijk gehouden worden, indien hem ter zake van het onrechtmatig handelen van de vennootschap persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt op de grond dat hij dat handelen in verband met de kenbare belangen van de benadeelde had behoren te voorkomen.

3.4.2 In het onderhavige geval is [eiser] evenwel niet aansprakelijk gehouden voor een tekortkoming of onrechtmatig handelen van de Vennootschap.

Blijkens rov. 4.7.2 – 4.7.4 heeft het hof immers [eiser] aansprakelijk geoordeeld op de grond dat hij in strijd heeft gehandeld met een op hem persoonlijk rustende zorgvuldigheidsverplichting jegens [verweerder] c.s., en niet op de grond dat hem als bestuurder het verwijt wordt gemaakt dat door zijn onbehoorlijke taakuitoefening de Vennootschap in strijd heeft gehandeld met een op haar rustende zorgvuldigheidsverplichting jegens [verweerder] c.s.

Voor een dergelijke aansprakelijkheid van een bestuurder – die niet een tekortschietende of onbehoorlijke taakuitoefening als bestuurder betreft, maar berust op een daarvan losstaande zorgvuldigheidsnorm – gelden de gewone regels van onrechtmatige daad. In het bijzonder is dan niet vereist dat de bestuurder een ernstig verwijt van zijn handelen kan worden gemaakt. Dat geldt ook in een geval als het onderhavige, waarin de onrechtmatige gedragingen van de bestuurder in het maatschappelijk verkeer (tevens) als gedragingen van de vennootschap kunnen worden aangemerkt, zodat ook de vennootschap uit eigen hoofde op grond van onrechtmatige daad aansprakelijk gehouden kan worden.


27-7-2013
Rechtbank ‘s-Gravenhage – uitspraak

In deze zaak wordt de (enig) bestuurder naast de BV aansprakelijk geacht voor de IE-inbreuk. De bestuurder wordt o.g.v. onrechtmatige daad aansprakelijk gehouden voor de schade:

4.12. De hiervoor genoemde omstandigheden voeren de rechtbank tot de conclusie dat [X] wist althans moet hebben geweten dat Allergoedkoopst bij het aanbieden en verhandelen van de 3G rollators inbreuk maakte op de merken van Topro en haar auteursrecht op het Topro logo. Hij was zelf degene die de 3G rollator bij Leborn bestelde, inging op het aanbod het teken TOPRO op de rollators aan te brengen en deze vervolgens als zijnde afkomstig van Topro aanbood onder verwijzing naar een consumententest en een demonstratiefilm van Topro. [X] heeft niet ontkend dat hij al vóór de sommatie van Topro op de hoogte was van het feit dat de 3G rollators inbreukmakend zijn. [X] was in staat om die inbreuk te voorkomen maar heeft dit niet gedaan, hoewel dat met het oog op de belangen van Topro wel van hem gevergd kon worden. Naar het oordeel van de rechtbank heeft [X] aldus in strijd gehandeld met de zorgvuldigheidsnorm waartoe hij in dit geval persoonlijk en niet slechts als bestuurder van Allergoedkoopst jegens Topro was gehouden en is hij aansprakelijk voor de schade die Topro dientengevolge lijdt.

Vervolgens wordt ook aansprakelijkheid aangenomen ‘als bestuurder’:

Overigens is de rechtbank van oordeel dat [X] gelet op voornoemde omstandigheden ook persoonlijk een ernstig verwijt te maken is dat hij de merk- en auteursrechtinbreuk en misleiding door Allergoedkoopst niet heeft voorkomen. Zodoende is [X] ook in hoedanigheid van bestuurder aansprakelijk jegens Topro voor de onrechtmatige gedragingen van Allergoedkoopst en de schade die daaruit voor Topro voortvloeit.

Depot te kwader trouw (Porsche afperser)

Porsche heeft het logo ‘Porsche’ (met de streep eronder) geregistreerd als Gemeenschapsmerk voor o.a. de categorie motorvoertuigen.

Een man uit Schiedam besloot vervolgens het woord ‘Porsche’ als Beneluxmerk in te schrijven voor dezelfde categorieën als waarin Porsche het logo had ingeschreven, maar ook voor broedmachines.

Vervolgens stuurde hij de volgende e-mails naar Porsche…

Bij deze doe ik Dr. Ing. H.C.F. Porsche Aktiengesellschaft, Inc eenmalig het voorstel, het merk Porsche met depotnummer 1186323 door te halen c.q. over te dragen uit het Benelux Merkenregister tegen een vergoeding van €50 miljoen in contanten of gelijke waarde aandelen Porsche Automobil Holding SE. Daarbij zal ook de registratie van aanvraagnummer CTM 009903816 geen doorgang vinden en zal ik mezelf verder onthouden van verdere merkregistraties met het woord- en of beeldmerk Porsche.

Na zorgvuldige afweging heb ik besloten mijn voorstel van 10 mei 2011 aan Dr. Ing. H.C.F. Porsche Aktiengesellschaft aan te passen, door het bedrag te verlagen naar 25 miljoen euro ex. BTM (sic!). Als ik na deze datum niets van u heb vernomen, zal ik me beraden of ik o.a. het woordmerk Porsche met depotnummer 1186323 aan Volkswagen aan zal bieden ofwel met andere partners aan de slag zal gaan.

Vandaag heb ik de dagvaarding betreffende het merk Porsche ontvangen. Ik ben bereid tot onderhandeling, als Porsche dit natuurlijk ook is. Daarnaast zal ik misschien de media over deze zaak informeren, maar ik wacht uw antwoord even af.

Naar aanleiding hiervan doe ik Porsche nog een aanbod van €9 miljoen ex. BTW en aangezien Porsche toch in auto’s handelt een Porsche Cayenne S Hybrid en een Porsche Turbo S Coupe PDK 2011.

Recentelijk heb ik van het BBIE vernomen, dat via opposities van zowel Saab en Spyker, het merk Saab-Spyker gedeeltelijk aan mij is toegewezen. Saab heb ik inmiddels een aanbod gedaan en wacht nog op de beslissing hieromtrent. Alvorens mijn advocaat zich namens mij in de procedure zal stellen, doe ik Porsche nog een allerlaatste voorstel: 99100 euro en onderstaand model Porsche 911, prijs €251.369. Graag verneem ik uiterlijk donderdag 9 juni 2011 van u.

De rechter vernietigd de merk-depots wegens kwader trouw.

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén